判例辨析 | 三维标志商标功能性的司法认定

要 旨

我国《商标法》于2001年将三维标志纳入《商标法》保护范畴，并同时增加《商标法》第十二条规定，作为《商标法》非功能性判断的依据。三维标志商标的可注册性，一般认为应当符合非功能性和显著性两方面要求。《商标法》通过下定义方式就“功能性”情形进行了规定。根据《商标法》第十二条的规定，三维标志系“为获得技术效果而需有的商品形状”，即实用功能性形状，不得作为商标注册。结合本文案例以三维标志申请注册商标的，判断三维标志是否属于实用功能性形状时应综合考虑以下因素：指定使用商品自身的性质及在同行业中的设计使用；是否存在消费者可接受的替代设计[1]；功能性原则设置的目的等。

案 情

第号图形（三维标志）商标（简称诉争商标，见下图）由晨光公司于2019年3月19日提出注册申请，指定使用商品为第16类“钢笔；自动铅笔；笔（办公用品）；自来水笔 ；书写工具；白板笔”。后国家知识产权局以该三维标志使用在指定商品上，仅表示商品的通用图形，缺乏商标应有的显著性，难以起到区分商品来源，不得作为商标注册为由，决定：驳回诉争商标的注册申请。晨光公司不服，向国家知识产权局提出驳回复审申请。

国家知识产权局于2020年12月14 日作出被诉决定，认为：诉争商标仅由为获得技术效果而需有的商品形状组成，属于《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十二条所指的不得注册之情形，基于此，向晨光公司发出评审意见书。晨光公司在法定期限内针对新评审意见重新提出审查意见。国家知识产权局经复审认为，诉争商标的图形（三维标志）整体设计分成上笔杆及下笔杆且两者通过螺纹连接，上笔杆上端设计有笔夹，便于将笔与书本一起携带，且在下笔杆靠近笔头的位置设计有一环形凹陷，上套有中间小两头略大呈哑铃状的软胶防滑护套，以避免手指关节与笔的摩擦，保护手的指关节。该三维标志仅由为获得技术效果而需有的商品形状组成，属于商标法第十二条所指的不得注册的情形。晨光公司提交的证据尚不足以证明诉争商标具有可注册性。决定：诉争商标在复审商品上的注册申请予以驳回。

晨光公司不服国家知识产权局作出的被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。请求撤销被诉决定以三维标志申请注册商标的，判令国家知识产权局重新作出决定。

审 判

北京知识产权法院审理认为：诉争商标所示三维标志形状属于“为获得技术效果而需有的商品形状”。晨光公司提交的证据不足以证明诉争商标通过大量使用与其建立唯一对应关系，从而取得了较高的显著性与知名度。被诉决定认定诉争商标的申请注册违反商标法第十二条的规定并无不当。北京知识产权法院判决：驳回晨光公司的诉讼请求。

晨光公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，并提交了其他品牌笔产品检索图片、晨光公司年报节选等证据，用于证明诉争商标形状与其他同类商品形状不同，诉争商标不属于“仅为获得技术效果而必须使用的形状”，以及诉争商标经使用具有较高知名度，与晨光公司形成一一对应关系。

北京市高级人民法院认为：诉争商标的申请注册构成商标法第十二条所指“为获得技术效果而需有的商品形状”的情形，判决：驳回上诉，维持原判。

重点评析

商标法第十二条规定，“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”关于“非功能性”的判断目前仅适用于三维标志商标。

三维标志商标或称为立体标志商标，其包含仅由三维标志构成的商标及三维标志与其他标志组合的商标等，因本案诉争商标仅由三维标志构成，故本文仅限于对此类三维标志的讨论。

三维标志商标的可注册性，一般认为应当符合非功能性和显著性两方面要求，在“除了与商品及其包装容器无关的其他形状，要注册立体商标，在具有显著性之前还应证明其形状的非功能性”[2]，如果过分强调对显著性的保护可能造成永久性独占问题，故对三维标志商标的审查，其“非功能性”审 查相较于“显著性”审查更为突出。在之宝案中，北京市高级人民法院即认为，“在已经认定被异议商标具有功能性不应获准注册的情况下，被异议商标是否经过使用获得显著特征对其能否获准注册并不具有实质影响”。[3]

由商标法第十二条字面可见，商标法未对“非功能性”进行明确规定，而是通过列举“功能性” 情形进行排除适用，主要规定有三种情形。其中的第二种情形，“为获得技术效果而需有的商品形状” 是指为使商品具备特定的功能、或者使商品固有的功能更容易地实现，所必须使用的形状。[4] 有学者将此种情形下的三维标志归纳为“实用功能性”形状 [5]。判断三维标志是否具有实用功能性，通常需考量以下方面 ：

一、实用功能性的判断需结合其指定使用商品及其所属行业特点加以具体判断

商标为“标”，商品为“本”，注册商标使用权 必然是指在特定商品或服务上使用商标权利。[6] 三维标志商标作为商标的一种，也同样需在指定商 品基础上对其可注册性进行判断。

“实用”一般被学者认为是“影响了产品的目的、操作或使用”，那些经由与其他特征相比较，在机械上、生产的经济性、使用的便利性等方面具有优势的特征，即为实现产品某一特定的目的或用途，相比于其他特征具有物理上优势的特征。产品在市场的有效运转，依赖于同行业竞争者之间的有效运转， 在之宝案中，北京市高级人民法院就对同行业之间 对商品自身的性质特点进行分析，认为“当同行业的其他竞争者需要选择一款便携、方便握持、不易刮擦的打火机时也就不可避免的会使用被异议商标的关键特征，此时如果允许被异议商标获准注册，将损害同行业其他竞争者的重大利益，而之宝公司的这一竞争优势并非源于其商誉，而是因为被异议商标的这种功能性设计。”因此，在判断是否为达到某种技术效果所必要时，离不开对其指定商品功能特点等自身性质的判断，任何对三维标志功能性的判断都是一种方向性的指引，要得出是否具有功能性的结论，离不开对商品自身性质的把握，需要具体案件具体分析。在“味事达”案中，三维标志为包装瓶设计，指定使用在食用调味品等商品上，因无论包装瓶如何设计变化，均不会影响作为指定使 用商品食用调味品的实质性价值，据此认定该三维标志符合非功能性要求 [7]。

具体到本案诉争商标以三维标志申请注册商标的，图形整 体呈笔状，其设计分为上笔杆、下笔杆两部分，上笔杆与下笔杆之间以螺纹连接，上笔杆上端设计有弧形笔夹及月牙型镂空笔套，下笔杆靠近笔头位置设计有环形凹陷，并套有中间细两头略粗呈哑铃状的软胶防滑护套，笔杆腰线处有S型装饰圈。采用该三维形状的笔在使用时能够缓解使用者指关节与笔的摩擦，提升使用时手握的舒适度，笔套夹的设计便于笔的携带及固定，提升使用便捷性，纵然诉争商标三维标志的设计有别于其他笔形设计，但该差异并未改变其整体作为笔的形态及所具有的书写功能。诉争商标三维标志采用特殊的笔夹、笔套等设计，仅能说明诉争商标可能会受到著作权法或专利法的保护，其仍属于由使商品固有功能更容易实现所需的三维形状组成，使用在钢笔等商品上具有功能性，从而不得注册。

二、实用功能性的判断需以是否存在消费者可接受的替代设计作为考量要素

对于市场竞争所必需的特征，如果允许被垄断必将影响正常的市场竞争秩序，那么这些特征即可被认为是功能性的而不能获得保护，但如果该特征是可以被替代的，使用其他特征仍然可以生产出相同功能的产品，该设计就不具有功能性。可想而知，若在市场上存在相当数量、在效果上类似的替代设计，则该三维标志就不属于唯一实现技术效果的设计，亦不应当被认定为具有功能性而阻止其申请注册。因此，是否具有可替代性通常作为判断实用功能性的一个考量要素。以电风扇叶片和杯子为例，电风扇叶片是为达到特殊空气流动形态效果所必要的形状，当尚无其他替代性的形状可以达到相同效果，即属于功能性商标，不得注册。杯子的把手在于回避热传导，易于端起，但杯子把手的形状多样， 不会阻碍他人进入杯子产业，故亦不属于功能性商标，可以注册。

但是，功能性对竞争的影响亦并非取决于物理上可能的设计范围，而是取决于消费者是否接受所谓的相当程度的替代设计。[8] 替代性判断往往具有主观性，若对替代性判断过于严格，会使部分三维标志商标被阻断在可注册范围之外，不利于商标申请人权益的保护；判断过于宽松，会使大量三维标志注册为商标，充斥市场，最终损害消费者的权益。此时，要将视角回归到商标的功能，即区分商品来源，避免造成消费者的混淆误认。即使某设计在物理上存在替代性设计，但是消费者在选择商品时，对于替代性设计不易接受或消费者更容易选择该设计时，就不宜认定存在替代性设计，进而认定其具有非功能性而准予注册。因此，对于替代性的判断还需考虑消费者的可接受程度，以保护消费者权益。

具体到本案，经过考察，并不存在消费者可接受的替代设计，因此，诉争商标标志具有功能性。

三、实用功能性的判断需把握功能性原则设置的目的

功能性原则最初设置的目的在于划清商标法和专利法的界限。为赋予专利权人有限时间内垄断权，专利法对申请获得保护的技术施加了较为严格的要求，需同时满足多项要件的考察以确保受到强保护的技术是真正具有进步意义、能够促进社会发展的有益技术。专利保护的期限性，系对期限后社会公众均能享用新技术的政策考量。相比专利法，商标法对客体的保护没有时间限制、授权条件亦较为简单。商标权的授予不是对标志创新设计的鼓励，而是对标志在商业中实际使用从而起到的识别商品或服务来源、保护消费者利益的价值的认可，故商标权不存在终结后反哺公共领域的政策基础。因此，若不加以限制，会使权利人可以通过运用商标法赋予的垄断权利攫取在专利法制度下本应属于社会公众的利益。功能性原则即通过将具有实用功能的技术特征排除出商标法的保护，以维护专利法的宗旨。若三维标志曾获得发明或实用新型专利权，则说明该三维标志存在实用功能，进而可以初步认定该三维标志具有达到某种技术效果所必要的功能性。

功能性原则设置的另一个目的在于维持市场自由公平竞争秩序，维护商标法的公共领域。公共领域是一种由不适于私人所有的知识财产要素构成的真正的公地。[9] 处于公共领域的要素应当为社会公众自由使用。为防止公共领域资源被过度攫取，商标法对产品的通用名称、通用图形、地名、商品的质量、主要原料等描述性标志 [10] 在获得权利时施以更高的要求。功能性原则的设置即为起过滤作用，将具有功能性的特征保留在公共领域中，保留同业竞争者为竞争所必需的要素，维持有效的市场竞争。如果该三维标志的制作成本或方法在同行业中比较简单、便宜或较好，一旦允许其注册为商标，取得商标独占权后，其他从业者为避免侵害该商标，势必增加制造成本，浪费社会资源，那么，该种设计就属于功能性设计，应保留在公共领域中，确保同业竞争者为竞争所必需的要素，维持有效的市场竞争。

注 释

[1] 为取得技术效果存在多个技术方案，但每个技术方案本身设计是有限的，则为完成该技术方案，是否具有替代其他方案时就不构成功能性，有待商榷。

[2] 钟鸣.用商品及其包装容器形状申请注册立体商标的审查[J]. 人民司法，2012（24）.

[3] 北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第4355号行政判决书。

[4] 袁博. 论立体商标的注册条件：非功能性和显著性 [J]. 中华商标，2013（3）：77-81.

[5] 黄晖. 商标法 [M]. 北京：法律出版社，2004 ：75.

[6] 汪泽. 中国商标法律现代化——理论、制度与实践 [M]. 北京：中国工商出版社，2017 ：50.

[7] 周波. 三维标志商标功能性及显著特征的认定 [J]. 电子知识产权，2014（8）：96-99.

[8] 王小丽. 立体商标实用功能性的认定标准 [J]. 中华商标，2014（3）:（33-39）.

[9] 王太平. 美国知识产权法中的公共领域研究评述 [J]. 知识产权年刊，北京大学出版社2006：380.

[10] 杨巧. 商标法上公有领域的保护 [J]. 知识产权，2012（4）.

（本文源自《中华商标》2022年第12期）

排版：廖玉芳（实习）